Особенности правового аудита интеллектуальной собственности

Немногие крупные компании, осуществляющие производственную, финансовую, строительную, торговую и иную деятельность, подозревают о существовании такого понятия, как «правовой аудит». Правовой аудит, как правило, осуществляется юристом компании либо отдельной юридической фирмой, которая имеет опыт в оказании такого рода услуг. В ходе правового аудита осуществляется комплексная проверка учредительных документов компании, документов, определяющих отношения с трудовым коллективом, судебные материалы (если таковые имеются) и другие документы, в том числе документы, подтверждающие статус проверяемого юридического лица. В зависимости от цели проведения правового аудита, он также может иметь направление в определении рисков, которые могут возникнуть в результате некоторых действий либо бездействия проверяемого юридического лица в определенных ситуациях.

«Правовой аудит интеллектуальной собственности» можно выделить как подвид общего понятия «правовой аудит», который осуществляется в следующих случаях:
1. В рамках общего правового аудита, где рассматриваются:
• структура и юридический статус проверяемого юридического лица и каждого из его филиалов;
• наличие либо отсутствие соответствующих лицензий;
• материальные контракты;
• наличие претензионных ситуаций;
• вопросы страхования;
• интеллектуальная собственность.

2. С целью выявления интеллектуальной собственности организации и определения возможности отнесения того или иного выявленного объекта к объектам интеллектуальной собственности, определения возможности его регистрации и оценки в качестве нематериального актива.

Правовой аудит интеллектуальной собственности, проводимый в первом случае, может осуществляться при слиянии юридических лиц, приобретении одним субъектом рынка другого, покупке контрольного пакета акций организации. Во втором случае чаще всего производится аудит компании, которая не имеет своего так называемого патентного портфеля (eng. «patent portfolio») либо других зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, объекты авторского права, лицензии на использование интеллектуальной собственности. При такой ситуации компания просто обязана провести правовой аудит интеллектуальной собственности, так как стоимость компании, как правило, включает в себя, помимо материальных активов, также и нематериальные активы, которые, несмотря на свою неосязаемость, могут стать частью уставного капитала организации. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 59 Общей части Гражданского кодекса РК от 27 декабря 1994 года (далее – Гражданский кодекс), «вкладом в уставный капитал хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, включая права на результаты интеллектуальной деятельности…»
При этом обращаем внимание на то, что в связи со специфичностью объектов интеллектуальной собственности вкладом в уставный капитал будут имущественные права на такой объект. В результате такого вклада в уставный капитал права на объект интеллектуальной собственности переходят, соответственно, предприятию, что может повлечь возможность отчуждения этих прав у него. Такой риск связан с тем, что юридическое лицо несет ответственность по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

Таким образом, для повышения статуса компании среди ее конкурентов и ее рыночной стоимости необходимо учитывать все составляющие такой стоимости, в которой немаловажную роль играет оценка интеллектуальной собственности. Необходимо отметить, что в случае выявления хотя бы одного объекта интеллектуальной собственности, подлежащего регистрации в уполномоченном органе, и если такой объект на момент аудиторской проверки не являлся зарегистрированным, специалист, в первую очередь, должен обратить внимание организации на важность регистрации такого объекта.
К примеру, если наименование вашей компании либо выпускаемой продукции не имеет регистрации в патентном ведомстве Казахстана в качестве товарного знака, то вы рискуете стать объектом недобросовестной конкуренции, что может повлечь за собой даже потерю права заниматься наработанным бизнесом под ставшим уже известным среди клиентов названием вашей фирмы. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года «правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим законом». То есть в отличие от некоторых западных стран, где товарный знак может быть законно признан за его владельцем после длительного его использования, в Казахстане данное право признается только за тем лицом, которое первым подаст заявку на регистрацию соответствующего товарного знака.
Тем более что в соответствии с «Общей методикой оценки стоимости объектов промышленной собственности», утвержденной приказом председателя Казпатента Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года, приказом первого заместителя министра науки и новой технологии Республики Казахстан от 25 января 1996 года, при оценке объектов промышленной собственной принимаются во внимание действующие охранные документы (патенты и свидетельства) и лицензионные договоры (контракты), зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В порядке исключения (по договору между заинтересованными лицами) допускается учет заявок на объекты промышленной собственности о выдаче охранного документа. То есть объект интеллектуальной собственности, не имеющий охранного документа или хотя бы заявки на такую регистрацию, не может быть предметом оценки и, соответственно, вкладом в уставный капитал предприятия.
Немаловажную роль в проведении правового аудита интеллектуальной собственности играет проверка статуса информационных технологий организации. Здесь, как правило, проверяется наличие лицензий на использование программного обеспечения, правильность оформления договоров о передаче имущественных прав на программу в случае ее создания работником предприятия, в случаях с банками – наличие организационных и программно-технических мер обеспечения информационной безопасности.

Хотелось бы обратить внимание на то, что основной проблемой организаций в области информационных технологий является приобретение программного обеспечения либо иного продукта интеллектуальной собственности у ненадлежащих поставщиков. То есть организация, заключив договор на приобретение объекта интеллектуальной собственности и не проверив полномочия поставщика на продажу продукта, тем самым берет на себя риск предъявления претензий со стороны действительного обладателя имущественных прав. Также организации, как правило, заключают договоры поставки (?!) на приобретение объекта интеллектуальной собственности, что неприемлемо в данном случае в связи с особенностью правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Поэтому перед заключением договора на приобретение либо использование объекта интеллектуальной собственности лучше проконсультироваться со специалистом, который поможет вам избежать возможных исков со стороны надлежащих правообладателей.

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что правовой аудит интеллектуальной собственности может проводиться в любом случае: зарегистрированы ли ваши объекты интеллектуальной собственности, находятся ли они в стадии регистрации либо вообще не имеют никакой охраны. В последнем случае правовой аудит как раз таки поможет в выявлении объектов интеллектуальной собственности и определения возможности их регистрации.